CIPO Canada 2025: verifica sistematica sui marchi inattivi - Rischi e strategie legali

Marchi non utilizzati in Canada: il CIPO avvia un controllo sistematico sulle registrazioni inattive

Progetto pilota CIPO 2025: cosa fare se il tuo marchio in Canada è a rischio

Pochi giorni fa un nostro cliente, un’importante azienda italiana specializzata in pelletteria di lusso, ci ha contattato con urgenza perché si è visto recapitare una notifica ufficiale dal Canadian Intellectual Property Office (CIPO): alcuni suoi marchi registrati anni fa in Canada sono ora a rischio di cancellazione e si richiede di dimostrare entro tre mesi l’effettivo utilizzo nel mercato canadese negli ultimi tre anni. In caso contrario la loro registrazione verrà revocata.
La richiesta lo ha colto di sorpresa: aveva depositato quei marchi tempo fa puntando sulla crescita del brand, sulla protezione del nome e sulla possibilità di entrare progressivamente nel mercato nordamericano. Mai avrebbe immaginato che, anni dopo, sarebbe stato chiamato a fornire prove dettagliate dell’utilizzo di quei segni distintivi pena la loro perdita definitiva.

Quanto successo a questa azienda non è un caso isolato poiché si tratta di un progetto pilota avviato dal CIPO per applicare in maniera più incisiva la “Sezione 45” del Trade-marks Act con l’obiettivo di rimuovere dal registro i marchi non più utilizzati.
Certamente l’iniziativa sta mettendo in allerta molte aziende straniere che, come il nostro cliente, avevano registrato marchi in Canada senza un immediato sfruttamento commerciale.

Ma cosa bisogna fare in caso di notifica dal Canadian Intellectual Property Office?
Come devono muoversi le aziende titolari di marchi registrati in Canada?
C’è da preoccuparsi?

In questo approfondimento analizzeremo nel dettaglio la svolta normativa dell’Ufficio Canadese per la Proprietà Intellettuale e forniremo risposte pratiche.

 

Cosa prevede la Sezione 45 e perché il Canada sta revocando i marchi inattivi?

Fino a prima del 2019, chi voleva registrare un marchio in Canada doveva dimostrarne l’uso effettivo o fornire una dichiarazione d’intento d’uso. Dopo la riforma del Trade-marks Act nel 2019, la registrazione è stata semplificata senza necessità di dimostrare l’impiego del marchio al momento del deposito e questo cambiamento ha portato un notevole aumento di registrazioni, generando anche un effetto collaterale indesiderato: il registro si è riempito di marchi che, nella realtà, non venivano utilizzati.

Dopo la riforma, il CIPO ha acquisito la facoltà di avviare d’ufficio procedimenti di cancellazione senza necessità di una richiesta esterna. Sebbene fino al 2024 questa possibilità sia rimasta in gran parte inattuata, a partire dal gennaio 2025 l’Ufficio canadese ha avviato un’operazione strutturata per testare il nuovo meccanismo secondo il principio “use it or lose it”: un marchio registrato ma non utilizzato per oltre tre anni può essere cancellato, a meno che il titolare non fornisca una giustificazione valida per il mancato utilizzo.

L’obiettivo è chiaro: eliminare dal registro i cosiddetti “deadwood”, ovvero i marchi registrati ma non utilizzati. Questo non solo garantisce maggiore trasparenza, ma permette anche alle nuove imprese di registrare segni distintivi senza incorrere in ostacoli burocratici creati da marchi dormienti.
La novità introdotta dal progetto consiste nel fatto che il Trademark Opposition Board (TMOB) seleziona autonomamente i marchi da esaminare, senza attendere segnalazioni da terzi.

 

Progetto pilota del CIPO: le due fasi tra notifiche e valutazione dei marchi

Per testare l’efficacia della procedura, il progetto è stato suddiviso in due fasi. La prima avviata a gennaio 2025 prevede l’invio di notifiche ai titolari di marchi registrati da oltre tre anni, selezionati in modo casuale. Secondo il piano iniziale del CIPO saranno emesse 100 notifiche a gennaio e 50 rispettivamente nei mesi di febbraio e marzo.
Non vi sarà alcuna indagine preliminare sull’utilizzo effettivo del marchio: ogni titolare del campione utilizzato nel progetto pilota riceverà la notifica a prescindere dalla presenza del proprio segno sul mercato.

Nella seconda fase, prevista dopo il primo trimestre del 2025, l’Ufficio Canadese per la Proprietà Intellettuale prevede di pubblicare dati statistici ufficiali del progetto. Tra i parametri esaminati vi saranno:

• Il numero di notifiche ignorate e relative cancellazioni automatiche.
• Il numero di marchi confermati in seguito alla presentazione di prove valide.
• Il numero di registrazioni parzialmente modificate in cui alcuni beni/servizi vengono eliminati dalla protezione.

Parallelamente verranno avviate consultazioni con aziende, associazioni di categoria e professionisti del settore, per valutare se il progetto debba essere reso permanente o se siano necessarie modifiche, ad esempio nel criterio di selezione dei marchi o nei tempi concessi ai titolari per rispondere.

 

Cosa devono fare i titolari di marchi che ricevono la notifica?

Il numero delle aziende coinvolte in questa prima fase della Sezione 45 del Trade-marks Act è realmente minimo e la probabilità di essere coinvolti è ragionevolmente molto bassa. Ad ogni modo, la ricezione di una notifica ai sensi della Sezione 45 impone un obbligo immediato: entro tre mesi il titolare del marchio dovrà rispondere fornendo prove documentali che attestino l’uso del marchio in Canada.

Tali prove possono includere fatture di vendita, contratti di distribuzione, materiali pubblicitari, cataloghi, fotografie di prodotti con il marchio ben visibile, oltre ad altri documenti che dimostrino una reale attività commerciale collegata al segno registrato.

Se il titolare non risponde entro il termine o in assenza di prove adeguate, la cancellazione è automatica: il marchio viene eliminato dal registro senza ulteriori avvisi.
Se invece le prove dimostrano un uso parziale (ad esempio per alcuni prodotti ma non per altri), il Registrar può ridurre la protezione del marchio ai soli ambiti effettivamente coperti da un’attività commerciale documentata.

È doveroso specificare che non è esclusa la possibilità di giustificare il mancato uso, ma le motivazioni devono essere eccezionali e indipendenti dalla volontà del titolare. Per esempio restrizioni normative, difficoltà produttive, crisi aziendali o eventi straordinari possono costituire una valida giustificazione, ma solo se adeguatamente documentati. In caso contrario, il marchio verrà comunque cancellato.

Un aspetto rilevante del progetto è che, nei casi in cui il titolare presenti prove convincenti dell’uso del marchio, il CIPO potrebbe chiudere il procedimento senza emettere una decisione formale, archiviando quindi il caso senza ulteriori conseguenze.

 

Cancellazione automatica dei marchi in Canada: è possibile opporsi?

Se il CIPO dovesse decidere di cancellare un marchio, il titolare ha il diritto di presentare ricorso alla Federal Court canadese. Durante il ricorso è possibile esibire nuove prove che non erano state fornite nella fase iniziale della verifica.

Questo passaggio è particolarmente importante per le aziende che, per ragioni burocratiche o errori di gestione, non erano riuscite a dimostrare l’uso del marchio in tempo.

 

Il futuro della Sezione 45: cosa cambierà per i marchi in Canada?

Il successo della fase pilota determinerà il futuro della procedura. Se i dati confermeranno che il sistema migliora l’accuratezza del registro senza creare difficoltà eccessive per le imprese, è probabile che il CIPO renda permanente la verifica d’ufficio. Potrebbero essere introdotti criteri più selettivi per individuare i marchi da esaminare con l’obiettivo di concentrarsi sui segni realmente inattivi e ridurre il numero di notifiche inviate a chi già utilizza il proprio marchio.
Se invece emergeranno problematiche rilevanti, come un impatto amministrativo sproporzionato per le aziende o difficoltà nel reperire prove d’uso, la procedura potrebbe essere modificata o limitata.
La consultazione pubblica prevista nei prossimi mesi sarà decisiva per definire il futuro di questa iniziativa.

 

Come difendere la tua registrazione con strategie legali efficaci

Sebbene in questa fase non siamo ancora in grado di fornire istruzioni operative precise, possiamo indubbiamente individuare delle buone pratiche di gestione al fine di prevenire possibili contestazioni: suggeriamo quindi la verifica periodica dell’utilizzo dei marchi e la conservazione sistematica delle prove d’uso per ogni registrazione strategica.
Le imprese con marchi registrati in Canada devono prendere atto di questo nuovo scenario ed essere consapevoli che senza un utilizzo costante e dimostrabile, la protezione del marchio potrebbe non essere più garantita.
La gestione del portafoglio IP dovrà quindi essere più attenta e strategica per evitare il rischio di perdere asset preziosi nel mercato nordamericano.

Per qualsiasi esigenza o chiarimenti, la nostra società è pronta a fornire risposte concrete e assistenza specializzata in materia di tutela della proprietà industriale. Grazie alla presenza capillare sul territorio italiano con sedi a Roma, Ancona, Bologna e Milano, siamo in grado di offrire servizi su misura per le esigenze delle imprese locali, garantendo una tutela efficace del loro patrimonio intellettuale.