La forma della bellezza: quando un flacone non basta per un marchio tridimensionale

Immaginate di passeggiare tra gli scaffali di un negozio e di riconoscere all'istante la silhouette sinuosa di una bottiglia di Coca-Cola o l'audace tacco rosso di una scarpa Louboutin. Questi emblemi del design non sono solo esteticamente accattivanti, ma rappresentano marchi registrati protetti dalla legge.
Ma cosa succede quando la forma di un prodotto, per quanto distintiva, non riesce ad ottenere lo stesso riconoscimento?

È il caso della battaglia legale che ha visto protagonista il colosso Procter & Gamble (P&G) e i suoi famosi prodotti “SK-II”: brand di cosmetici di lusso giapponese nato nei primi anni '80 e divenuto un'icona di bellezza in Asia e nel mondo. Al centro della disputa la peculiare forma della bottiglia delle lozioni SK-II, un cilindro elegante e minimalista, che P&G ha tentato di registrare come marchio tridimensionale in Giappone, precisamente nella classe merceologica 3 (cosmetici).
La posta in gioco era alta, considerando il successo commerciale del brand: le vendite interne dei prodotti SK-II, tra cui spiccano le iconiche "Facial Treatment Essence", si aggirano tra i 10 e i 16,5 miliardi di yen all'anno, a testimonianza della loro popolarità.

Tuttavia, l'Ufficio Brevetti Giapponese (JPO) ha opposto un inaspettato rifiuto alla richiesta di P&G, appellandosi all'Articolo 3(1)(iii) della Legge sui Marchi Giapponese. Questo articolo, pietra miliare del sistema legislativo nipponico in materia, sancisce il divieto di registrare come marchio qualsiasi elemento che risulti meramente descrittivo del prodotto o del servizio in questione.
Nel caso specifico il JPO ha ritenuto che la forma cilindrica della bottiglia, pur gradevole alla vista, non possedesse una "distintività intrinseca" sufficiente a essere riconosciuta come marchio, essendo una forma comune nel settore cosmetico priva di elementi distintivi che la rendessero unica e riconoscibile come appartenente esclusivamente a SK-II.

P&G, forte della fama del brand e degli ingenti investimenti pubblicitari, ha deciso di non arrendersi e ha giocato la carta della "distintività acquisita", un principio legale che offre una seconda possibilità a quegli elementi privi di un'originalità intrinseca. Secondo la multinazionale, la forma della bottiglia sarebbe ormai indissolubilmente legata al brand SK-II nella mente dei consumatori, grazie a decenni di presenza sul mercato e ad una massiccia esposizione mediatica.
A supporto della sua tesi, P&G ha evidenziato come le bottiglie SK-II siano state protagoniste di campagne pubblicitarie su riviste, televisione e web, oltre ad essere presenti in eventi e campagne promozionali di alto profilo. Inoltre, ha sottolineato come il marchio tridimensionale fosse già stato registrato in altre giurisdizioni quali gli Emirati Arabi Uniti e la Corea del Sud.

Tuttavia il JPO è rimasto irremovibile. La presenza costante del logo "SK-II" sulle bottiglie, unita ad altre diciture come "SECRET KEY II" e "MAX FACTOR", avrebbe finito per oscurare la capacità della sola forma di identificare il prodotto. Il JPO ha inoltre sottolineato come la registrazione in altre giurisdizioni non costituisse un precedente vincolante per il Giappone.
Mancavano, infine, prove concrete a supporto della tesi di P&G come indagini di mercato sulla percezione del pubblico o sulla capacità dei consumatori di associare la forma della bottiglia al brand SK-II in assenza di altri elementi distintivi.

La vicenda si è conclusa con la conferma del rifiuto da parte del Consiglio di Appello del JPO.
La decisione ha evidenziato la complessità della registrazione di un marchio tridimensionale che richiede prove solide e convincenti della sua capacità distintiva, soprattutto in un mercato saturo di prodotti simili.

Qualche nozione sui “marchi tridimensionali”

Ma cosa sono esattamente i marchi tridimensionali e perché la loro registrazione è così complessa?
A differenza dei marchi denominativi o figurativi che si basano su parole o immagini, i marchi tridimensionali tutelano la forma di un prodotto o del suo packaging.

Per ottenere la registrazione, la forma deve essere distintiva ovvero in grado di distinguere i prodotti di un'azienda da quelli dei concorrenti. Questa distintività può essere intrinseca, come nel caso di una forma originale e fantasiosa, oppure acquisita attraverso l'uso, come quando una forma inizialmente comune diventa riconoscibile come segno distintivo di un'azienda grazie ad un uso prolungato e ad una massiccia attività di marketing.
Tuttavia, non tutte le forme possono essere registrate come marchi tridimensionali: le forme che derivano dalla natura stessa del prodotto, che sono necessarie per ottenere un risultato tecnico o che conferiscono al prodotto un valore sostanziale sono escluse dalla registrazione. Ad esempio la forma di una bottiglia di vino potrebbe essere considerata troppo generica per essere registrata come marchio, mentre la forma di un cavatappi, essendo funzionale all'utilizzo del prodotto, potrebbe essere rifiutata.

Il termine "valore sostanziale" si riferisce a quelle forme che aggiungono un valore significativo al prodotto a causa del loro design o della loro estetica, piuttosto che a causa della loro capacità di identificare la provenienza commerciale del prodotto. In altre parole, se la forma del prodotto è talmente attrattiva o decorativa da influenzare in modo sostanziale la scelta del consumatore, oltre alla funzione primaria di identificazione dell'origine del prodotto, essa potrebbe non essere registrabile.
Un classico esempio è rappresentato dalle forme di alcuni gioielli o orologi di lusso o profumi, dove la forma contribuisce in maniera determinante al valore del prodotto e alla decisione di acquisto, più che all'identificazione della sua origine.

La normativa europea, similmente a quella giapponese, stabilisce che un marchio tridimensionale per essere registrato deve essere in grado di distinguere i prodotti o servizi di un'azienda da quelli di altre. L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) applica criteri rigorosi per valutare la distintività di un marchio tridimensionale, tenendo conto della percezione del pubblico di riferimento e della presenza di forme simili sul mercato.

La registrazione di un marchio tridimensionale rappresenta una sfida significativa per le aziende, le quali devono dimostrare la capacità della forma del loro prodotto di funzionare come segno distintivo, senza l'ausilio di altri elementi come loghi o denominazioni.

La storia di SK-II ci insegna che la bellezza di un prodotto, anche se racchiusa in un flacone accattivante, non è sufficiente per garantirne la protezione come marchio tridimensionale. La chiave risiede nella capacità di dimostrare che quella forma, agli occhi del consumatore, è sinonimo del brand stesso, un'impresa tutt'altro che scontata in un mondo dominato dalle immagini e dalla competizione.