Mercedes-Benz perde il ricorso sul marchio G-Wagon davanti al Tribunale dell’Unione Europea

G-Wagon e il limite della distintività: Mercedes perde il marchio figurativo davanti all’UE

Può una silhouette diventare un marchio? Un caso emblematico sui limiti della registrazione di segni figurativi.

 

In breve:
il Tribunale dell’Unione Europea ha respinto la domanda di marchio figurativo presentata da Mercedes-Benz per la silhouette della G-Wagon in salita. Il segno è stato ritenuto privo di carattere distintivo poiché non si discosta in modo significativo dalle rappresentazioni abituali del settore. La sentenza chiarisce i limiti della protezione grafica nel diritto dei marchi UE e rafforza l’approccio restrittivo verso i segni che riproducono l’aspetto del prodotto.

 

C’è un’immagine ben nota agli appassionati di fuoristrada: un profilo squadrato e imponente mentre affronta con naturalezza una salita ripida sterrata. Si tratta dell’iconico modello “G” di Mercedes-Benz prodotto fin dal 1979, simbolo di solidità, status e performance. Possiamo senza dubbio ritenerlo quasi l’essenza immaginaria stessa di veicolo off-road, d’altronde la sua sigla “G” sta proprio per Geländewagen, cioè fuoristrada. Ma questa stessa immagine evocativa ridotta ad una stilizzazione bidimensionale non è bastata a convincere l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), né il Tribunale dell’Unione Europea, il quale ha recentemente respinto la richiesta del colosso tedesco di registrarla come marchio dell’Unione.

La sentenza del 19 marzo 2025 (causa T-400/24) offre spunti preziosi per chi opera nel mondo della proprietà industriale: una pronuncia che mette in luce quanto il concetto di “carattere distintivo” continui a rappresentare la vera cartina al tornasole nella valutazione delle possibilità di registrazione di un segno. E quanto, talvolta, la notorietà o la qualità di un prodotto non siano sufficienti per trasformarne l’immagine in un diritto esclusivo.

 

Il contesto della vicenda: un marchio figurativo per la G-Wagon

La vicenda prende avvio nel dicembre 2022, quando Mercedes-Benz Group AG deposita presso l’EUIPO una domanda di marchio figurativo (numero 18805110) costituito dalla rappresentazione grafica di un veicolo fuoristrada in salita, registrato nella classe 12 della Classificazione di Nizza (veicoli a motore e loro componenti; pneumatici e ruote), nonché per altri articoli nella classe 18.
La raffigurazione proposta da Mercedes-Benz riprende in modo generico tratti riconoscibili dei veicoli off-road, richiamando visivamente ma non formalmente l’iconica G-Wagon.
Proprio l’assenza di elementi specifici e distintivi è risultata determinante: nel settembre 2023, l’EUIPO rigetta parzialmente la domanda per mancanza di carattere distintivo limitatamente ai prodotti della classe 12.

Mercedes non accoglie positivamente la pronuncia e propone ricorso dinanzi alla Quinta Camera di Ricorso dell’EUIPO, la quale conferma il diniego nel maggio 2024. La casa automobilistica decide allora d’impugnare tale decisione davanti al Tribunale dell’Unione. Ma anche qui, quasi un anno dopo, l’esito non cambia.
 

 

Carattere distintivo: un concetto tanto semplice quanto cruciale

Il cuore della disputa ruota attorno all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo. Nella sua difesa, Mercedes-Benz ha insistito su un principio consolidato nella giurisprudenza dell’UE: anche un grado minimo di distintività è sufficiente per superare il divieto assoluto di registrazione. Ha inoltre argomentato che il proprio marchio non rappresenta semplicemente un veicolo generico, ma un disegno stilizzato con elementi peculiari e riconoscibili tali da evocare l’origine commerciale del prodotto.

Ciò nonostante, i giudici europei non si sono lasciati persuadere e hanno ribadito che la funzione essenziale del marchio è quella di identificare l’origine commerciale di un prodotto, distinguendolo da quelli concorrenti. In assenza di questa capacità identificativa non vi può essere registrazione, a prescindere dal valore estetico o evocativo del segno.

 

La risposta del Tribunale: “Un’immagine tipica, priva di unicità”

Nel caso di specie, il 19 marzo 2025 il Tribunale dell’Unione Europea ha respinto il ricorso ritenendo che il disegno depositato da Mercedes rappresentasse una semplice — e abituale — raffigurazione di un veicolo off-road in una scena pubblicitaria tipica: quella di un veicolo fuoristrada con ruota di scorta posteriore impegnato nella scalata di un pendio montano. Proprio per questo il segno non si discosta in modo significativo dalle convenzioni visive diffuse nel settore automobilistico di riferimento.

Infatti un passaggio chiave della sentenza afferma:

“Il consumatore stabilirà immediatamente un legame tra il segno e i prodotti (veicoli o loro componenti), senza interrogarsi sull’origine commerciale degli stessi”.

In altri termini, il segno è percepito più come una descrizione o un’illustrazione generica che come un indicatore dell’origine del prodotto.

 

L’argomentazione di Mercedes: "Anche uno schizzo può parlare"

L’argomentazione di Mercedes, secondo la quale l’effetto "schizzo a mano" avrebbe reso il segno memorabile e individualizzante, è stata rigettata: il Tribunale ha osservato che lo stile grafico adottato, seppur differente da una fotografia, non conferisce sufficiente unicità al disegno e anche un consumatore dotato di un’attenzione sopra la media (considerato il valore economico elevato dei prodotti in questione), non sarebbe portato ad associare tale immagine ad una particolare marca automobilistica, bensì al tipo di veicolo rappresentato.

Mercedes aveva sostenuto che il giudizio sulla distintività non dovrebbe limitarsi alla percezione nel contesto pubblicitario, ma dovrebbe considerare ogni potenziale impiego rilevante nel settore economico interessato. Tuttavia il Tribunale ha sottolineato che, in assenza di indicazioni concrete da parte del richiedente sugli impieghi alternativi e significativi del segno, non è possibile considerare scenari d’uso diversi da quello pubblicitario. Questo principio, già affermato dalla Corte in casi precedenti, rafforza l’onere probatorio a carico di chi presenta la domanda di marchio.

Un altro aspetto degno di nota riguarda la giurisprudenza invocata dal Tribunale in riferimento al principio secondo cui, maggiore è la somiglianza del marchio con la forma usuale del prodotto, maggiore è la probabilità che esso sia privo di capacità distintiva (v. sentenza Hästens Sängar/EUIPO, T-658/18). Questo vale non solo per i marchi tridimensionali, ma anche per quelli figurativi bidimensionali quando questi rappresentano l’aspetto del prodotto stesso, come nel caso in esame.

La pronuncia T-400/24 conferma dunque l’orientamento rigoroso dell’EUIPO e della giurisprudenza europea in materia di marchi figurativi e design-centrici, in particolare nei settori ad alta densità visiva come l'automotive o il lusso.

In poche parole la semplice stilizzazione grafica non basta a trasformare un disegno in un segno distintivo, ma occorre che il marchio si discosti in modo significativo dalle abitudini visive del settore, offrendo al consumatore un riferimento chiaro, riconoscibile e inequivocabile all’origine commerciale del prodotto.

 

La sentenza in prospettiva: una lezione per i brand

Il caso della G-Wagon ci mostra come il diritto dei marchi non si lasci sedurre facilmente dall’estetica o dalla suggestione visiva. La distintività non è solo una questione visiva, ma una qualità giuridica ben precisa che si valuta caso per caso alla luce della percezione del pubblico, delle consuetudini settoriali e degli strumenti normativi a disposizione.
Come ricordato dal Tribunale richiamando precedenti sentenze della Corte di Giustizia dell’UE (C-541/18, “#darferdas?” e C-214/19 P, “achtung!”), l’analisi del carattere distintivo deve essere condotta in modo rigoroso, ma anche in funzione del contesto economico in cui il marchio opera. E se da un lato la normativa europea concede ampia tutela ai segni distintivi, dall’altro impone agli operatori un alto grado di precisione e consapevolezza al momento del deposito.

In definitiva, il caso di Mercedes rappresenta un monito per tutti i titolari di brand e design iconici: la fama di un prodotto o la raffinatezza del tratto grafico non garantiscono, di per sé, la protezione come marchio e senza una chiara divergenza dalle rappresentazioni comuni del settore, il segno rischia di non superare il filtro dell’art. 7, par. 1, lett. b) del Regolamento (UE) 2017/1001.
La costruzione di un segno distintivo richiede quindi una strategia ben ponderata che tenga conto non solo del valore comunicativo dell’immagine, ma anche della sua capacità di distinguersi dal rumore di fondo visivo del mercato.
 

Punti chiave per riassumere la vicenda:

• La domanda: Mercedes-Benz ha richiesto la registrazione di un marchio figurativo rappresentante un veicolo fuoristrada in salita ispirato alla G-Wagon, per prodotti nelle classi 12 e 18.
• Il rigetto parziale: l’EUIPO ha respinto la domanda limitatamente alla classe 12 (veicoli e componenti), ritenendo il segno privo di carattere distintivo.
• Il ricorso interno: la Quinta Camera di Ricorso dell’EUIPO ha confermato la decisione, sostenendo che l'immagine rappresentava una raffigurazione abituale del prodotto.
• L'appello al Tribunale UE: Mercedes ha impugnato la decisione davanti al Tribunale dell'Unione Europea sostenendo che anche un minimo grado di distintività dovrebbe essere sufficiente.
• La decisione del Tribunale (T-400/24): con sentenza del 19 marzo 2025, il Tribunale ha respinto il ricorso affermando che il segno non si discosta in modo significativo dalle rappresentazioni comuni del settore off-road.
• Il principio giuridico ribadito: un marchio, anche se stilizzato, deve consentire al consumatore di identificare l'origine commerciale dei prodotti; in caso contrario è da considerarsi privo di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7(1)(b) del Regolamento (UE) 2017/1001.
• L'onere probatorio: in assenza di prova di “utilizzi significativi” diversi da quello pubblicitario, il richiedente non può invocare modalità alternative per giustificare la distintività del marchio.
• La portata della decisione: il caso conferma l’approccio restrittivo dell’EUIPO e della giurisprudenza UE verso i marchi figurativi legati al design del prodotto, soprattutto nei settori ad alta standardizzazione visiva come l’automotive.