Nullità e decadenza del marchio anche per via amministrativa dinanzi ufficio marchi e brevetti

Dal 29 dicembre 2022 l'’accertamento della nullità e/o della decadenza di un marchio d'impresa registrato in corso di validità potrà essere effettuato ai sensi dell'art 184 ter del Codice della Proprietà industriale, non più solo ed esclusivamente in via giudiziale, davanti ad un Tribunale civile, ma anche dinanzi all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in via amministrativa. 

Tale innovazione procedurale permetterà al titolare che ha "omesso" il deposito di un' opposizione nel termine dei 90 giorni della pubblicazione di marchio identico/simile al proprio, di poter contestare lo stesso mediante un' azione di nullità e decadenza successiva, con un notevole risparmio a livello di costi e tempi.  

Inoltre la procedura amministrativa sarà meno onerosa rispetto ad un procedimento giudiziale dinanzi ad un Tribunale civile, infatti l'ammontare dei diritti dovuti all'atto del deposito dell'istanza è pari a € 500,00.

Le nuove azioni amministrative permetteranno inoltre una decisione in merito in tempo più brevi, poiché dal deposito dell'istanza la decisione dovrebbe essere emessa in meno di un anno.

Occorre precisare che l'azione amministrativa non si sostituisce ma si aggiunge a quella giudiziale e pertanto le due azioni possono coesistere.

Prima della riforma invece al fine di dichiarare la nullità o la decadenza di un marchio si poteva solamente adire il Tribunale civile.

Pertanto la procedura amministrativa è molto meno onerosa e più veloce rispetto ad un giudizio civile, ma ha le sue regole procedurali.

Ad esempio nei procedimenti per la dichiarazione di nullità basata su un marchio d'impresa registrato con una data di deposito o di priorità anteriore ai sensi dell'articolo 184 bis, comma 3, lettera b), su istanza del titolare del marchio d'impresa posteriore, il titolare del marchio d'impresa anteriore può essere chiamato a fornire la prova che, nel corso dei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di dichiarazione di nullità, il segno sia stato usato depositando le cd. Prove d’uso, pena il respingimento della domanda.

Le prove d’uso non possono pertanto essere richieste se non nei confronti dei titolari di marchi anteriori, concessi da almeno 5 anni dalla data di presentazione della domanda di dichiarazione di nullità. 

 

In particolare, la domanda di nullità del marchio può essere chiesta se:

• il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato non soddisfacendo i prescritti requisiti;
• il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato a causa dell'esistenza di un diritto anteriore;
• la domanda di registrazione del marchio d'impresa è stata presentata dall'agente o dal rappresentante senza il consenso del titolare o un giustificato motivo.

 

Mentre i motivi per i quali si potrà presentare istanza di decadenza si hanno in caso di sopravvenuta perdita di capacità distintiva (art. 13, co. 4, CPI), di sopravvenuta ingannevolezza (art. 14, co. 2 lett. a) CPI), e, infine, nel caso di mancato utilizzo del marchio (art. 24 CPI) (art. 184-bis, co. 2, CPI).

Fasi del procedimento

L'Ufficio, dopo l'esame di ricevibilità e ammissibilità, comunica alle parti l'avvio del procedimento, trasmettendo l'istanza di decadenza o nullità e avvisandole della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro il termine di due mesi cd. Cooling off.

I due mesi per la conciliazione decorrono dalla data di comunicazione di avvio del procedimento e sono prorogabili più volte fino a un anno, su istanza congiunta delle parti.

In assenza di accordo l'Ufficio assegna al titolare del marchio contestato un termine di sessanta giorni per il deposito delle proprie deduzioni, dando ulteriori sessanta giorni all’altra parte per replicare. Tale replica, infine, sarà inviata al titolare del marchio impugnato a cui verrà assegnato un ulteriore termine di sessanta giorni per le controdeduzioni finali.

Al termine del procedimento l'Ufficio italiano brevetti e marchi emette una decisione che se non appellata diventa inoppugnabile ed ha efficacia nei confronti di tutti.

Inoltre è importante sapere che la decadenza produce effetti a decorrere dalla data di deposito della domanda di decadenza mentre la nullità della registrazione fin dalla data della registrazione medesima.