Registrare un pattern come marchio: la storia del fallimento di Prada

La nota casa di moda Prada S.A. aveva presentato nell’aprile del 2022 una richiesta di registrazione di marchio (domanda EU 18 683 223) presso l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), al fine di proteggere il pattern che utilizzava da tempo, consistente in una texture granulare con triangoli bianchi rivolti verso l'alto e triangoli neri rivolti verso il basso.

Secondo le intenzioni di Prada, il marchio sarebbe stato associato ad una vasta gamma di prodotti e servizi, tra cui cosmetici, occhiali, gioielli, valigie, articoli di pelletteria, abbigliamento, articoli tessili, giocattoli, servizi di vendita al dettaglio online e offline, dimostrando l'ampia applicazione che la società intendeva dare al pattern.

In fase d’esame della domanda, l'esaminatore dell'EUIPO aveva sollevato un'obiezione basata sulla mancanza di carattere distintivo, ai sensi dell'articolo 7(1)(b) del Regolamento RMUE, rigettando la domanda per la maggior parte dei prodotti e servizi tranne alcuni marginali come conchiglie, media registrati e software.
Secondo l'esaminatore, il pattern sarebbe percepito dal pubblico come un tipico motivo decorativo e non come indicatore dell'origine commerciale.
In particolare aveva rilevato che, per prodotti di largo consumo, i consumatori non sono abituati ad attribuire un'origine commerciale a pattern che rappresentino semplicemente l'aspetto esteriore dei prodotti.

Successivamente Prada aveva presentato obiezioni sostenendo che il triangolo rovesciato era diventato il suo segno distintivo iconico, che pattern simili erano già stati registrati in passato senza problemi e che nel settore della moda era uso comune proteggere pattern come marchi. Prada aveva anche sostenuto di aver promosso ampiamente il pattern, senza però invocare l'articolo 7(3) EUTMR sull'acquisizione del carattere distintivo mediante l’uso.
Come prova aveva presentato documentazione relativa a campagne pubblicitarie, articoli di riviste di moda e foto tratte dai negozi.

Nel febbraio 2023, l’esaminatore aveva confermato il rigetto, ritenendo:

• che il pattern a triangoli sia comune e non presenti variazioni notevoli rispetto ad altre rappresentazioni;
• che il triangolo isoscele rovesciato non sia distintivo in sé e che pattern simili siano stati rifiutati in passato;
• insufficiente la prova d'uso fornita da Prada per dimostrare l'acquisizione di carattere distintivo in conseguenza dell’uso.

Prada aveva quindi presentato ricorso davanti alla Seconda Commissione di Ricorso dell'EUIPO.

Nell’ultima decisione del dicembre 2023, apprendiamo che la Commissione di Ricorso ha confermato il rigetto del marchio, rilevando che il pattern è comune e banale, simile ad altre rappresentazioni tradizionali di pattern a triangoli. Per prodotti come abbigliamento e tessuti sarebbe percepito dai consumatori come un dettaglio decorativo e non come indicatore dell'origine commerciale.

La Commissione concorda con Prada che nel settore della moda vi sia la prassi di utilizzare pattern come indicatori d'origine, ma questo serve proprio a far acquisire carattere distintivo al segno attraverso l'uso, ai sensi dell'art. 7(3) EUTMR, aspetto che Prada non ha invocato basandosi solo sul presunto carattere distintivo intrinseco.
Infine, ha fatto riferimento a precedenti sentenze della Corte di Giustizia UE relative alla valutazione del carattere distintivo di marchi tridimensionali e pattern, ricordando che anche marchi noti come il “Damier Azur” di Louis Vuitton (caso T‑275/21) hanno fallito nel tentativo di registrare pattern semplici come marchi UE per mancanza di prova della distintività acquisita attraverso l'uso.

In conclusione, per l'EUIPO il pattern a triangoli di Prada è privo di carattere distintivo intrinseco e, non essendo stato invocato né provato l'uso come marchio acquisito, non può essere registrato come marchio UE per la maggior parte dei prodotti e servizi richiesti nella domanda iniziale.
La decisione dell’EUIPO spiega, inoltre, che ogni domanda va esaminata solo sulla base della normativa, non in base a precedenti decisioni dell'Ufficio. Secondo tale criterio, la Commissione ha mantenuto coerenza con precedenti decisioni di rigetto per pattern decorativi semplici privi di distintività intrinseca.
 

Considerazioni aggiuntive:
nel contesto della richiesta di registrazione del marchio da parte di Prada S.A., un aspetto fondamentale riguarda il riconoscimento iconico del loro pattern caratteristico, in particolare il triangolo rovesciato. Questo simbolo è diventato un elemento distintivo per la maison, rappresentando non solo un segno di stile ma anche un indicatore di origine e qualità per i prodotti Prada. La società ha precedentemente ottenuto successo nell'iscrivere marchi figurativi che includono il triangolo con l'EUIPO, sottolineando così la sua importanza e riconoscibilità.

Il triangolo rovesciato di Prada, oltre a essere un elemento stilistico, è diventato nel tempo un simbolo riconosciuto e associato alla marca. Questo rafforza l'argomento di Prada secondo cui i consumatori sono in grado di riconoscere e associare tali pattern a una determinata origine commerciale, specialmente nel contesto della moda, dove i simboli e i design giocano un ruolo chiave nell'identità del brand.
Questo punto di vista si scontra però con la difficoltà di stabilire un carattere distintivo intrinseco per un pattern nel contesto della registrazione di marchi, soprattutto quando questo pattern viene utilizzato in un'ampia gamma di prodotti. 
La sfida per Prada, e in generale per le case di moda che cercano di registrare pattern come marchi, è quindi quella di dimostrare che tali elementi grafici non siano solo decorativi ma possano effettivamente funzionare come indicatori dell'origine commerciale dei prodotti. 
Invocando l'articolo 7(3) EUTMR sulla distintività acquisita, Prada avrebbe probabilmente potuto cambiare l'esito della decisione. Il condizionale è però d’obbligo, dato che abbiamo già visto infruttuosi tentativi in passato proprio nel settore della moda.

La decisione dell’EUIPO evidenzia un importante principio nella valutazione dei marchi figurativi bidimensionali, come il pattern di Prada. Infatti, questi marchi che rappresentano un prodotto sono soggetti agli stessi criteri applicati ai marchi tridimensionali. Questo significa che per essere registrato come marchio, un pattern deve avere un carattere distintivo che vada oltre il semplice aspetto estetico o decorativo, cioè il pubblico rilevante non deve percepire il pattern semplicemente come una parte dell'aspetto del prodotto, ma come un simbolo che indichi la provenienza del prodotto da un'impresa specifica.

Per esempio, ipotizziamo un pattern costituito da linee e cerchi: se questo design è usato su vari prodotti ma non è riconosciuto dal pubblico come simbolo di una specifica marca o produttore, non può essere registrato come marchio. Questo perché manca di "carattere distintivo", ovvero non aiuta i consumatori a identificare l'origine del prodotto. 
Al contrario, se il pattern è associato nella mente dei consumatori a una specifica marca, diventando un simbolo della sua identità e qualità, allora è considerato distintivo e può essere registrato come marchio. Questo processo dipende dalla percezione pubblica del pattern come simbolo dell'origine del prodotto, non solo come un elemento decorativo.

La decisione dell’EUIPO stabilisce, quindi, un elevato standard per la registrazione di pattern come marchi, richiedendo prove solide del fatto che il pubblico associ effettivamente tali disegni a un'origine commerciale specifica.
Il caso di Prada evidenzia proprio questa sfida: il loro pattern a triangoli deve essere percepito dai consumatori non solo come un elemento di design, ma come un segno distintivo che identifichi i prodotti Prada. La difficoltà sta nel dimostrare che tale percezione esista effettivamente nel pubblico: un processo complesso che richiede solide prove di riconoscimento da parte dei consumatori.